O definiţie legală a know-how-ului se regăseşte în legislaţia actuală în OG 52/1997 privind regimul juridic al francizei, modificată şi aprobată prin Legea nr. 79/1998. Potrivit art. 1 lit. d) din actul normativ amintit, know-how-ul este ansamblul formulelor, definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs.
O altă definiţie – mai complexă – este dată de Codul fiscal, potrivit căruia „know-how-ul este orice informaţie cu privire la experienţa industrială, comercială sau ştiinţifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent şi a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizaţia persoanei care a furnizat această informaţie; în măsura în care provine din experienţă, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate şti din simpla examinare a produsului şi din simpla cunoaştere a programului tehnicii”.
[sus]
Delimitarea faţă de secretul de fabrică.
Legea nr. 11/1991 privind concurenţa neloială defineşte, în art. 11 lit. b, noţiunea de secret comercial ca fiind „informaţia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, iar deţinătorul a luat măsuri rezonabile, ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim secret; protecţia secretului comercial operează atâta timp cât condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite”.
Acelaşi articol, la lit. a, arată că este „contrară uzanţelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale, abuzuri de încredere, incitări la delict şi achiziţionări de secrete comerciale de către terţii care cunoşteau că respectiva achiziţie implică astfel de practici, de natură să afecteze poziţia comercianţilor concurenţi pe piaţă”.
În doctrină, secretele de fabrică sunt definite ca mijloace de fabricaţie având un caracter industrial şi secret, nefiind protejate de lege, cu o noutate relativă dar exploatate industrial.
Pentru a ne afla în faţa unui secret de fabrică, informaţia respectivă trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:
informaţia trebuie să fie tehnică (formulă, un procedeu, un desen, un proiect, etc.), comercială (conţinutul unor negocieri, oferte, contracte, indicatori financiari, etc.) sau administrativă (liste cu date de contact ale unor clienţi).
informaţia să fie exploatată industrial şi susceptibilă de a fi transmisă către terţi.
informaţia trebuie să fie secretă (confidenţială) această condiţie este îndeplinită chiar dacă informaţia este cunoscută şi folosită de mai multe întreprinderi, atâta timp cât acestea păstrează secretul cu privire la folosirea ei, inclusiv unele faţă de altele.
Aşa cum se observă, secretul de fabrică se deosebeşte de know-how în primul rând prin aceea că informaţia respectivă nu este de natură a conferi un caracter mai competitiv întreprinderii care o deţine, reducând costurile şi optimizând producţia (caracteristici ce ţin de esenţa know-how-ului). În plus, know-how-ul poate fi regăsit pe tot parcursul procesului industrial, de la selecţionarea materiilor prime şi materialelor până la distribuţia produselor finite, în timp ce secretul de fabrică poate exista în procesul de fabricaţie ca şi formulă sau tehnică legată de acest proces.
[sus]
Delimitarea faţă de asistenţa tehnică.
Asistenţa tehnică constă în acordarea unui sprijin tehnic, prin personalul propriu, personalului altei întreprinderi, în vederea punerii în funcţiune a obiectului unei invenţii (dobândit printr-un contract de cesiune sau licenţă) sau punerii în aplicare a unor tehnici ce alcătuiesc obiectul unui know-how.
În general, se consideră că inexistenţa unei clauze privind asistenţa tehnică într-un contract de cesiune de brevet, de licenţă sau de transmitere de know-how echivalează cu inexistenţa acestei obligaţii, cu excepţia situaţiilor în care acordarea asistenţei tehnice este indispensabilă exploatării obiectului contractului.
Dacă însă o asemenea clauză există, ea trebuie să cuprindă dispoziţii clare cu privire la conţinutul obligaţiei de acordare a asistenţei tehnice, a modalităţilor de executare şi duratei sale.
[sus]
Delimitarea faţă de invenţia brevetată.
Know-how-ul este un pachet de informaţii şi cunoştinţe tehnice, nebrevetabile sau brevetabile, dar niciodată brevetate. De cele mai multe ori, prin contractele prin care se transmit drepturile asupra unui brevet se transmit şi soluţiile tehnice de exploatare optimă a obiectului invenţiei (know-how-ul rezultat dintr-o experienţă dobândită şi transmisibilă).
Cu toate acestea, există posibilitatea transmiterii ansamblului de cunoştinţe tehnice ce alcătuieşte know-how-ul şi separat, printr-un contract care nu include şi drepturi protejate prin brevet.
[sus]
Condiţii de valabilitate a contractului.
Pentru încheierea valabilă a contractului de know-how este necesară existenţa condiţiilor generale de valabilitate a contractelor prevăzute de art. 948 Cod civil (consimţământul părţilor, capacitatea, cauza licită a obligaţiei contractuale, obiectul contractului).
În legătură cu obiectul acestui contract, trebuie făcută precizarea că el este destul de greu de identificat. Pentru a putea stabili cu exactitate întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor unui contract de know-how este necesară descrierea cu exactitate în cuprinsul contractului sau într-un document anexat a informaţiilor şi cunoştinţelor nebrevetabile sau brevetabile, dar nebrevetate, precum şi determinarea produsului sau serviciului la care aceste informaţii şi cunoştinţe se aplică, în scopul producerii sau al exploatării lor.
[sus]
Caracterele juridice. Forma contractului.
Contractul de know-how este un contract consensual atâta vreme cât se încheie valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor, sinalagmatic, cu titlu oneros, generator de drepturi de creanţă, cu executare succesivă sau imediată, nenumit, principal.
În legătură cu forma contractului de know-how, întrucât nu există reglementări legale speciale cu privire la acest contract, părţile sunt cele care hotărăsc în ce formă îşi exprimă acordul de voinţă. Considerăm, totuşi, că sarcina probei privind existenţa şi întinderea know-how-ului este mult uşurată de existenţa unui înscris care să constate acordul de voinţă, precum şi de existenţa unui suport scris de transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor care alcătuiesc know-how-ul.
[sus]
Efectele contractului de know-how. Obligaţiile furnizorului.
Din contractul de know-how se nasc în sarcina furnizorului următoarele obligaţii:
1. Obligaţia de comunicare a know-how-ului.
Este o obligaţie de “a face” care se execută prin comunicarea know-how-ului către beneficiar, fie într-o formă tangibilă, fie într-o formă intangibilă.
2. Obligaţia de comunicare a perfecţionărilor.
Este de la sine înţeles că, în situaţia în care părţile (furnizorul şi beneficiarul) stipulează expres în convenţia lor că în sarcina furnizorului cade şi obligaţia de a comunica către beneficiar dezvoltarea şi perfecţionarea know-how-ului, ulterioare încheierii convenţiei, furnizorul, în executarea contractului, va comunica beneficiarului şi toate îmbunătăţirile aduse know-how-ului care face obiectul contractului respectiv.
Problema existenţei sau inexistenţei acestei obligaţii se pune doar în situaţia în care în contract nu există nici o clauză în acest sens.
În doctrină s-a exprimat opinia că, în ipoteza enunţată mai sus, obligaţia de transmitere a know-how-ului nu implică şi transmiterea perfecţionărilor aduse ulterior încheierii contractului.
Într-o altă opinie, o asemenea clauză de comunicare a perfecţionărilor este considerată a fi de natura contractului de know-how. Potrivit acestei opinii, chiar dacă în contract nu există o clauză expresă în acest sens, prin încheierea contractului se naşte în sarcina furnizorului, alături de obligaţia de comunicare a know-how-ului, şi obligaţia de comunicare a îmbunătăţirilor şi perfecţionărilor ulterioare.
3. Obligaţia de garanţie pentru vicii.
În legătură cu această obligaţie se pune problema dacă furnizorul know-how-ului este ţinut să răspundă faţă de beneficiar în situaţia în care ansamblul cunoştinţelor transmise nu produc efectul scontat, efectul pe care l-a avut în vedere beneficiarul atunci când a negociat şi a încheiat contractul.
O instanţă de judecată investită cu soluţionarea unui asemenea litigiu va trebui să analizeze clauzele contractuale, să extragă voinţa internă a părţilor şi acolo unde sunt detaliate mijloacele (ansamblul de cunoştinţe tehnice ce trebuie transmise) şi efectele care trebuie să se producă în raport de aceste mijloace, iar aceste efecte nu s-au produs ca urmare a unor vicii de concepţie, poate să angajeze răspunderea contractuală pentru vicii a furnizorului.
Sarcina de a proba existenţa unui viciu de concepţie aparţine în mod evident beneficiarului.
În ce priveşte neproducerea efectelor scontate în urma aplicării know-how-ului transmis (nu s-au redus costurile, nu a crescut profitul etc.), acest fapt nu poate constitui un temei pentru invocarea de către beneficiar a răspunderii pentru vicii ascunse a furnizorului.
4. Obligaţia de exclusivitate.
Prin contractul de know-how, furnizorul îşi poate asuma obligaţia de a nu mai comunica şi altor persoane know-how-ul care constituie obiectul contractului, astfel încât beneficiarul să fie singura persoană care să utilizeze cunoştinţele ce alcătuiesc know-how-ul respectiv. Această exclusivitate poate fi generală sau poate privi un anumit teritoriu.
[sus]
Obligaţiile beneficiarului.
1. Obligaţia de plată a preţului.
Preţul pe care urmează să îl plătească beneficiarul pentru know-how-ul transmis poate fi stabilit după cum urmează:
într-o sumă fixă, plătită integral în momentul încheierii contractului sau ulterior, în rate;
sub forma unor redevenţe, adică a unor sume de bani proporţionale cu beneficiile realizate din exploatarea know-how-ului, sume care urmează să fie plătite periodic;
o sumă fixă, urmată de plata periodică a unor redevenţe.
În cazul în care preţul nu este determinat, în contract se va preciza expres care este criteriul şi modalitatea în care el va fi determinat ulterior, de către părţi sau, în caz de neînţelegeri, de către instanţa de judecată.
2. Obligaţia de păstrare a secretului.
Cum legea nu protejează expres know-how-ul conferind titularului său un drept real asupra acestui ansamblu de cunoştinţe, aşa cum se întâmplă în cazul invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, furnizorul know-how-ului trebuie să se protejeze singur, pe cale contractuală, de eventualele încercări ale beneficiarului de a dezvălui know-how-ul unor terţi.
Aşadar, furnizorul know-how-ului se protejează introducând în contractul de know-how clauze prohibitive specifice (confidenţialitate, neconcurenţă, limitare a exploatării în timp şi spaţiu). Aceste clauze sunt singurele care îl obligă pe beneficiar, el putând fi sancţionat numai pe tărâm contractual pentru divulgarea know-how-ului către terţi fără acordul furnizorului.
Mai mult decât atât, furnizorul poate impune, tot pe cale contractuală anumite măsuri de siguranţă ce trebuie luate de către beneficiar, în timpul execuţiei contractului, astfel încât cunoştinţele transmise să nu ajungă publice şi orice terţ să le poată folosi.
Poate apărea şi situaţia în care un terţ ajunge să cunoască şi să folosească cunoştinţele şi elementele know-how-ului prin forţele şi experienţa proprie, caz în care beneficiarul know-how-ului nu poate fi tras la răspundere şi obligat la plata de daune interese pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.
3. Obligaţia de neconcurenţă.
Este vorba de o obligaţie de „a nu face” asumată de beneficiar şi nu de obligaţia generală negativă de a nu face nimic de natură a aduce atingere unui drept real, întrucât furnizorul nu beneficiază de un drept real exclusiv asupra conţinutului know-how-ului, drept care i-ar acorda toate garanţiile necesare împotriva oricăror atingeri aduse de beneficiar sau de terţi .
Încălcarea acestei obligaţii contractuale poate determina rezilierea contractului cu plata de daune-interese către furnizor, dar poate determina şi angajarea răspunderii beneficiarului pentru concurenţă neloială.