Proceduri noi la înregistrarea mărcilor in 2011

Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile şi indicaţiile geografice a intrat în vigoare pe 3 decembrie 2010.Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 84/1998 aduce clarificări importante cu privire la noţiuni precum

„marca notorie” sau „semne cu înaltă valoare simbolică”, ambele constituind motive de refuz la înre­gistrare. De asemenea, se detaliază procedurile de opoziţie, observaţie şi contestare, precum şi procedurile cu privire la înregistrarea comunitară a mărcilor şi efectele înregistrării internaţionale în România.

Stabilirea gradului de notorietate a mărcii
Regulamentul aduce clarificări cu privire la criteriile de apreciere a notorietăţii unei mărci. Acestea sunt foarte importante, întrucât calificarea unei mărci drept notorie în România duce la respingerea ce­rerii de depozit formulate de spe­culatorii unor astfel de mărci. Ace­ş­tia identificau mărcile foarte cu­nos­cute, dar cu erori de înregistrare, şi le înregistrau ei. Ştim că au existat probleme în acest sens, in­clusiv în privinţa nu­melor de do­menii online.
Marca notorie este definită ca fiind marca larg cunoscută în Româ­nia în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta li se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opu­să. Deci marca notorie este opozabilă indiferent dacă a fost înregistrată sau utilizată în România şi poate fi refuzată la înregistrare dacă aceasta e solicitată de către persoane ne­în­dreptăţite.
În susţinerea notorietăţii unei mărci pe teritoriul României pot fi prezentate acte cum ar fi cele privind:
– comercializarea sau punerea în vânzare a produselor ori pres­ta­rea de servicii sub marca notoriu cu­noscută;
– importul sau exportul produ­se­lor pe care marca notorie este aplicată; publicitatea sau reclama produselor şi serviciilor sub marca notoriu cunoscută în România etc.
Segmentul de public din Româ­nia căruia se adresează produsele sau serviciile pentru care marca no­torie este utilizată va fi stabilit pe ba­za următoarelor elemente:
a) categoria de consumatori vi­zată pentru produsele sau servicii­le la care se referă marca; identificarea categoriei de consumatori se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii în legătură cu care marca este utili­zată;
b) reţelele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se refe­ră marca.
În cazul în care o persoană inte­re­sată formulează opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că marca este notorie, OSIM poate cere de la au­to­rităţile publice, instituţiile publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente în vederea aprecierii notorietăţii în România.
Examinarea motivelor de refuz pri­vind marca notorie se face potri­vit unor criterii, cum ar fi:
a) gradul de distinctivitate, ini­ţială sau dobândită, a mărcii notorii în România;
b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în le­gă­tură cu produsele şi serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;
c) durata şi întinderea publici­tă­ţii mărcii notorii în România;
d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;
e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia i se adresează;
f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, apar­ţi­nând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.
Pentru examinarea motivelor de refuz, OSIM poate cere de la au­to­ri­tăţi publice, instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente, în ve­derea stabilirii notorietăţii mărcii în Ro­mânia.
Notorietatea unei mărci poate fi dovedită prin orice mijloc de probă

Semnele cu înaltă valoare simbolică
Alte mărci care sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate sunt cele care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios. Regulamentul aduce lămuriri cu pri­vire la noţiunea de „semn cu înal­tă valoare simbolică”,  precizân­du-se că prin această sintagmă se înţeleg: simboluri religioase, simboluri sau em­bleme aparţinând unor societăţi sau fundaţii de caritate, simboluri apar­ţi-nând unor asociaţii culturale cu scop educativ, numele unor per­so­nalităţi istorice importante. Pen­tru a aprecia dacă o marcă conţine semne cu înal­tă valoare simbolică, în special un simbol religios, OSIM poa­te cere avi­zul autorităţilor competente.
De asemenea, conform Conven­ţiei de la Paris, este interzisă utili­za­rea ca marcă a stemelor, drapelelor şi altor embleme de stat ale ţărilor, a semnelor şi sigiliilor oficiale de control şi de garanţie adoptate de către ele, precum şi a oricăror imitaţii de blazoane.

Înregistrarea internaţională a mărcilor
Cererea de înregistrare inter­na­ţio­nală a unei mărci se depune la Biroul Internaţional al OMPI, prin intermediul OSIM. Cererea semnată de solicitant şi OSIM, ca oficiu de ori­gine, se transmite la OMPI. Odată cu cererea de înregistrare interna­ţio­nală a mărcii se depune şi dovada achitării taxei pentru transmitere la OMPI.
Înregistrarea internaţională la OMPI a unei mărci a cărei protecţie se extinde şi pe teritoriul României produce aceleaşi efecte ca marca înregistrată pe cale naţională.
Înregistrarea internaţională a unei mărci a cărei protecţie îşi produce efectele pe teritoriul Ro­mâ­niei este înscrisă în Registrul mărcilor.

Înregistrarea mărcii comunitare
Cererea de înregistrare a mărcii comunitare se depune, la alegerea soli­citantului, direct la OHIM (Ofi­ciul de Armonizare în Piaţa Internă) sau prin intermediul OSIM.
Când cererea de înregistrare a măr­cii comunitare se depune la OSIM, acesta o transmite la OHIM în ter­men de maximum două săp­tămâni de la depunere, fără exami­nare.

Revendicarea anteriorităţii mărcii naţionale
Titularul unei mărci anterioare înregistrate în România sau care a făcut obiectul unei înregistrări pe ca­le internaţională cu efect în Româ­nia poate beneficia de vechimea măr­cii anterioare la înregistrarea pe cale comunitară a unei mărci identice pentru produse şi servicii identice ori cuprinse în lista de produse şi servicii pentru care a fost înregistrată marca anterioară.
În situaţia revendicării vechimii mărcii naţionale, dacă titularul măr­cii comunitare renunţă la marca anterioară sau drepturile cu privire la marca anterioară încetează în orice alt mod, acesta este considerat ca beneficiind în continuare de aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut dacă marca anterioară continua să fie înregistrată.
Vechimea revendicată, pentru o marcă comunitară, se stinge atunci când titularul mărcii anterioare a cărei vechime a fost revendicată este declarat decăzut din drepturi ori când marca anterioară este anulată sau titularul renunţă la aceasta îna­inte de înregistrarea mărcii comunitare.

Conversia cererilor de marcă comunitară
O noţiune care apare prima pri­ma oară în Regulamentul de aplica­re a Legii 84/1998 este aceea de Con­versie a cererilor de marcă comunitară. O cerere de marcă comunitară sau o marcă comunitară înregistrată poate fi transformată în cerere de marcă naţională. OSIM primeşte cererile de conversie/transformare a cererilor de mărci comunitare în cerere de marcă naţională şi le introduce în baza de date naţională cu data de depozit a cererii comuni­ta­re. În cazul în care solicitantul ce­rerii de conversie este cetăţean al unui stat membru UE sau al Spa­ţiului Eco­nomic European, OSIM notifică necesitatea achitării taxelor de de­pu­nere şi publicare, acordând un termen de trei luni care curge de la da­ta notificării. Publicarea cererii se face la data prezentării de către soli­ci­tant a dovezii de achitare a taxei; în caz contrar, cererea va fi respinsă.
În cazul în care solicitantul cere­rii de conversie nu este cetăţean al unui stat membru UE sau al Spa­ţiu­lui Economic European, reprezen­ta­rea prin mandatar este obligatorie şi OSIM va notifica necesitatea desem-nării unui mandatar, precum şi cerinţa achitării taxei de depunere şi publicare a cererii de conversie. (Detalii în HG nr. 1.134 din 10 no­iem­brie 2010 pentru aprobarea Re­gulamentului de aplicare a Legii
nr. 84/1998 privind mărcile şi indi­ca­ţiile geo­grafice, publicată în Mo­ni­torul Ofi­cial nr. 809 din 3 decembrie 2010.)

Formularea observaţiilor, opoziţiilor şi a contestaţiilor la înregistrarea mărcii

N oile reglementări aplicabile în materia mărcilor permit oricărei persoane interesate să formuleze observaţii la înregistrarea unei mărci. Observaţiile sunt scutite de taxe şi se pot baza doar pe motive de interes general precum: lipsa de distinctivitate, caracterul uzual în limbajul curent, încălcarea bunelor moravuri sau a ordinii pu­blice, folosirea unor semne cu înaltă valoare simbolică sau a unor ecusoane, embleme, blazoane etc.

Opoziţiile
Legislaţia anterioară acorda persoanelor interesate un termen de trei luni de la înregistrare pentru for­mularea unei opoziţii la înregistrare. În baza actualei legislaţii, termenul de opoziţie s-a redus la două luni, iar acest termen curge nu de la publicarea deciziei de înregistrare, ci de la momentul publicării electro­ni­­ce, adică în maximum 7 zile de la depunerea cererii de marcă.
Opoziţiile se pot baza doar pe mo­tive relative, precum o marcă sau alt drept anterior, şi pot fi formulate numai de către persoanele intersate, în termenul legal de două luni. Această procedură are rolul de a prelua din fostele atribuţii ale OSIM-ului care putea să emită un aviz de refuz provizoriu a unei mărci atunci când existau alte mărci anterioare identice sau similare.
Noul regulament mai permite opozanţilor ca, în schimbul achitării unei taxe către OSIM, să prelun­geas­că termenul legal cu încă două luni, în scopul de a depune o prezentare detaliată a motivelor invocate în sus­ţinerea opoziţiei.
În lipsa unor reglementări de apli­care a noii legi a mărcilor, în prac­tica OSIM au existat cazuri în care o persoană făcea atåt opoziţie, cât şi observaţie la înregistrarea ace­leiaşi mărci, în acelaşi document. De aceea, actualul regulament prevede expres faptul că opoziţia şi obser­va­ţia nu pot face obiectul unui act co­mun de sesizare a OSIM.

Contestaţiile
Comisia de reexaminare care avea rolul de a soluţiona con­tes­ta­ţiile formulate împotriva deciziilor OSIM s-a transformat în Comisia de contestaţii. 
Termenul în care poate fi formulată o contestaţie s-a redus de la trei luni la 30 de zile. Acest termen curge de la comunicare sau de la publica­rea deciziei în Buletinul Oficial de Pro­prietate Industrială. Noul regulament stabileşte în sarcina intimatului obligaţia de a depune un răspuns la contestaţie cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru so­lu­ţionarea contestaţiei.
O problemă dezbătută pe marginea noii legi şi care nu-şi găseşte soluţie în acest regulament de aplicare a Legii 84/1998 constă în posibilitatea ca, pe de o parte, OSIM să emită către titular certificatul de în­re­gistrare a mărcii şi, pe de altă par­te, titularul de marcă să primească o contestaţie la decizia de înregistrare în baza căreia a obţinut certificatul. În acest caz, cum poate fi obligat so­licitantul să nu folosească un certificat al unei mărci a cărei situaţie juri-dică este incertă?
Procedura opoziţiei în baza legii vechi avea rolul de a evita această posibilitate întrucât certificatul de marcă putea fi eliberat numai după expirarea celor trei luni de la publicarea mărcii, termen în care orice persoană interesată putea formula o opoziţie. (Avocat Elena Grecu, consilier în proprietate intelectuală)